Договор на товарный знак опосредует передачу права на товарный знак от одних лиц к другим. Потребность в этом возникает во многих случаях: получение прибыли от продажи товарного знака, расширение территории деятельности, привлечение инвесторов, передача активов другому юридическому лицу, оптимизация налогов с использованием зарубежных компаний. Кроме того, передача прав на товарный знак по лицензии или франчайзингу позволяют получать прибыль от использования известного бренда другими лицами, при этом от правообладателя не требуется каких-либо дополнительных инвестиций. Договоры на товарный знак многообразны, поэтому далее поговорим подробно о каждом из их видов.
В статье "Договор на товарный знак" Библиотеки интеллектуальной собственности SumIP рассматриваются следующие вопросы:
- Договор на товарный знак: общие положения.
- Регистрация договора на товарный знак.
- Договор об отчуждении товарного знака.
- Лицензионный договор на товарный знак.
- Договор коммерческой концессии.
- Залог товарного знака.
1. Договор на товарный знак: общие положения
Во-первых, разберемся, какие существуют виды договоров на товарные знаки. Ведь выбор правильного вида договора позволяет достичь экономические цели передачи прав, определяет перечень существенных условий, форму и юридические последствия заключения договора. На схеме представлены 4 основных вида распоряжения исключительным правом на товарный знак и указаны основные экономические цели, которые с помощью них достигаются. Более подробно о каждом из договоров написано чуть ниже.
Схема №1. Виды договоров на товарные знаки
Во-вторых, следует определиться, кто вправе заключать договор на товарный знак. Распоряжение исключительным правом порождает юридические последствия только тогда, когда оно совершено управомоченным лицом. В зависимости от договора перечень управомоченных лиц может быть различным:
- договор об отчуждении исключительного права на товарный знак может быть заключен только правообладателем, имя которого указано в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания. Проверить правообладателя по номеру свидетельства на товарный знак можно на сайте Федерального института промышленной собственности;
- лицензионный договор на товарный знак может быть заключен правообладателем или лицензиатом, которому по договору с правообладателем предоставлено право передавать права по сублицензии. Следует учитывать, что сублицензионный договор на товарный знак отличается от договора, заключенного представителем правообладателя по доверенности: последний действует от имени правообладателя, когда как лицензиат в отношениях с сублицензиатом действует от своего имени;
- договор франчайзинга заключается правообладателем или пользователем, которому по первоначальному договору предоставлено право передавать товарный знак по субконцессии. Правила близки к лицензии на товарный знак.
- договор залога товарного знака может быть заключен правообладателем. В этом смысле договор залога близок к отчуждению товарного знака, что объясняется потенциальной возможностью передачи исключительного права в полном объеме другому лицу при реализации предмета залога.
На стороне приобретателя права на товарный знак (нового правообладателя, лицензиата или пользователя) может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Это вытекает из правовой природы товарного знака как средства индивидуализации в предпринимательской деятельности. Залогодержателем исключительного права потенциально может быть не только предприниматель, но и просто физическое лицо.
2. Регистрация договора на товарный знак.
Договоры на товарные знаки до 1 октября 2014 года подлежали обязательной государственной регистрации вне зависимости от их вида. Незарегистрированный договор на товарный знак не имел юридической силы. С 1 октября 2014 года в связи с изменениями в часть 4 Гражданского кодекса правило о государственной регистрации договоров на интеллектуальную собственность было отменено.
Однако обращаться в Роспатент все-таки нужно. С 1 октября 2014 года регистрируется передача прав на товарный знак в какой-либо форме (отчуждение, лицензия, коммерческая концессия, залог). Информация о передаче исключительного права после регистрации вносится в государственный реестр. Таким образом, незарегистрированный договор на товарный знак с 1 октября 2014 года имеет юридическую силу, но порождает лишь обязательство передать право и связывают только его стороны. В отношениях с третьими лицами ни правообладатель, ни его контрагент на наличие такого договора ссылаться не могут.
3. Договор об отчуждении товарного знака
Договор об отчуждении товарного знака – это договор, по которому правообладатель обязуется передать приобретателю исключительное право на товарный знак в полном объеме, а приобретатель уплатить за это правообладателю вознаграждение. Договор об отчуждении товарного знака является консенсуальным, двусторонним, взаимным и возмездным. Возмездность договора обусловлена запретом на безвозмездную передачу прав между предпринимателями (п.3.1 ст.1234 ГК РФ).
Существенные условия договора об отчуждении товарного знака:
a. Предмет договора, который должен включать указание на реквизиты свидетельства о государственной регистрации товарного знака и условие о том, что исключительное право передается в полном объеме.
b. Цена договора (вознаграждение правообладателя). В договоре об отчуждении товарного знака цена, как правило, представляет единовременный платеж или несколько платежей в рассрочку. Так как каждый товарный знак уникален, все договоры на товарные знаки в качестве существенного условия включают цену.
c. Перечень товаров и услуг. Вопрос о существенности этого условия является спорным, поэтому во избежание сомнений рекомендуем согласовывать перечень и товаров в соответствии с МКТУ в договоре. Право на товарный знак может быть передано лишь в отношении части товаров и услуг, но такого рода договоры следует составлять с учетом практики Роспатента по регистрации.
Схема №2. Существенные условия договора об отчуждении товарного знака
Форма договора об отчуждении товарного знака – письменная. Несоблюдение письменной формы влечет его ничтожность. К слову, любой договор на товарный знак заключается в письменной форме под страхом недействительности. Регистрация договора об отчуждении товарного знака в настоящее время не требуется, но необходимо зарегистрировать переход товарного знака к новому правообладателю, т.е. акт распоряжения исключительным правом.
4. Лицензионный договор на товарный знак.
Лицензионным договорам на товарные знаки посвящена отдельная тема в Библиотеке интеллектуальной собственности Sum IP. Перейти к ней можно по ссылке: "Лицензия на товарный знак".
5. Договор коммерческой концессии.
Договорам франчайзинга (коммерческой концессии) посвящена отдельная тема в Библиотеке интеллектуальной собственности Sum IP. Перейти к ней можно по ссылке: "Договор франчайзинга".
6. Залог товарного знака.
Договор на товарный знак может быть заключен в виде залога товарного знака. Более корректно называть его договор залога исключительного права, но сугубо в рамках данной темы разница не принципиальна. Изначально в истории предметом залога могли быть только вещи, причем в ранних формах залога вещь обязательно передавалась залогодержателю. С развитием экономики выяснилось, что залог имущественных прав, в т.ч. исключительного права, тоже возможен, поскольку имущественные права имеют стоимость, часто превышающую даже стоимость недвижимости. Например, доходы ООО "Мэйл.ру" от реализации компьютерных игр составляют в год более 6 млрд.руб. Разумеется, исключительные права на эти игры имеют значительную стоимость.
Договор залога товарного знака – это договор, по которому залогодержатель в случае неисполнения перед ним обязательства должником имеет право получить удовлетворение из стоимости исключительного права на товарный знак, который принадлежит залогодателю (правообладателю), преимущественно перед другими кредиторами. Правообладателем может быть как должник по обеспечиваемому обязательству, так и третье лицо. Договор залога можно заключить только в том случае, когда допускается отчуждение товарного знака. Поэтому, например, нельзя заложить коллективный знак.
Существенные условия договор залога товарного знака следующие:
- предмет залога (реквизиты свидетельства о регистрации товарного знака);
- описание обеспечиваемого обязательства (обязательства между должником и залогодержателем);
- стоимость товарного знака.
Как и другие договоры на товарные знаки, договор залога товарного знака после 1 октября 2014 года регистрировать не нужно. Однако в соответствии с п.2 ст.1232 ГК РФ регистрируется залог как обременение исключительного права на товарный знак. Если залог товарного знака не зарегистрирован, залогодержатель не вправе получить преимущественное перед другими кредиторами удовлетворение своих требований. Кроме того, после реализации залога регистрируется отчуждение товарного знака.
Как мы видим, договор на товарный знак – понятие собирательное и охватывает многообразные юридические конструкции. Главная же идея состоит в том, что товарный знак – это не просто защита бренда. Товарный знак – это актив, который может и должен приносить прибыль.
Ключевые слова: договор на товарный знак, договор об отчуждении товарного знака, залог товарного знака, интеллектуальная собственность, лицензионный договор, договор франчайзинга, регистрация договора на товарный знак.